El Supremo da la razón a Inditex por el uso ilícito de la marca Zara como gancho publicitario por Buongiorno

La Sala Primera del Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón a Inditex en el litigo que la enfrentaba con Buongiorno Myalert, que en 2010 ofrecía una “tarjeta regalo de Zara” en un sorteo publicitario. En esa campaña el cliente veía una imagen similar al de las tarjetas-regalo de la compañía de moda española, que acabó procediendo judicialmente por violación de marca.

El TS planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) antes de dictar sentencia, para aclarar el sentido de las últimas directivas europeas en materia de marcas en la Unión Europea.

El TJUE respondió que el uso de marcas de terceros es lícito cuando sea “conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando tal uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o un servicio ofrecido por ese tercero”.

Según esta interpretación de la Ley de Marcas, el Supremo entiende que el uso de la marca Zara por Buongiorno no era “necesario” para designar el destino de sus servicios de información a través de Internet y de la red de telefonía móvil y, por tanto, no fue lícito.

Así, el TS considera que Buongiorno hizo un uso ilegítimo de la marca Zara que supuso un “aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad” de la marca de moda, que supuso un evidente beneficio para la compañía de servicios de internet que se aprovechó del “poder de atracción, reputación y prestigio” de la marca Zara.

El Tribunal Supremo estima, por tanto, el recurso de casación interpuesto por Inditex contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que en su día desestimó la demanda contra Buongiorno. Según la sentencia, esta compañía violó el derecho exclusivo de Inditex sobre su marca, por lo que es condenada a pagar daños y perjuicios.